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야심 차게 시작한 내 사업, 내 브랜드 이름을 지키기 위해 상표등록을 신청했지만, 특허청으로부터 날아온 '의견제출통지서' 앞에 눈앞이 캄캄해지셨나요? '거절될 수 있다'는 이 통보는 단순한 경고가 아닙니다.
지금 제대로 대응하지 않으면 당신이 쏟아부은 시간과 비용, 브랜드 인지도는 모두 물거품이 될 수 있습니다. 하지만 포기는 이릅니다. 왜 거절되었는지, 그 이유를 정확히 알면 길은 있습니다. 이 글을 통해 상표등록 실패의 가장 흔한 함정을 피하고, 당신의 브랜드를 살릴 수 있는 역전의 기회를 잡는 방법을 알려드립니다.
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상표등록 거절의 양대산맥: 식별력 부족과 선등록상표 유사
특허청 심사관이 당신의 상표를 거절하는 이유는 수십 가지가 될 수 있지만, 그중 90% 이상은 딱 두 가지 이유로 귀결됩니다. 바로 '자체 식별력'이 없거나, '남의 것과 너무 비슷해서'입니다. 이 두 가지 개념만 정확히 이해해도 상표등록 성공 확률을 비약적으로 높일 수 있습니다.
1. 식별력 부족 (상표법 제33조)
식별력이란, 쉽게 말해 소비자가 그 상표를 보고 '아, 그 회사 제품!'이라고 떠올릴 수 있는 힘을 의미합니다. 그런데 상표 자체가 제품의 특징이나 일반적인 명칭을 그대로 사용했다면, 특정 개인에게 독점권을 줄 수 없습니다. 이는 공정한 시장 경쟁을 저해하기 때문입니다.
- 보통명칭: '사과'라는 상표를 사과에 독점 등록해 줄 수 없는 것처럼, 상품의 일반적인 이름을 그대로 사용한 경우입니다. (예: '의자'를 의자 상품에 출원)
- 관용상표: 특정 업계에서 누구나 흔하게 사용하는 명칭입니다. (예: 정육점에 'OO네 정육점', 과자류에 '뻥튀기')
- 기술적 표장 (성질표시): 상품의 산지, 품질, 효능, 원재료, 가격 등을 직접적으로 나타내는 경우입니다. 소비자의 이해를 돕는 '설명'일 뿐, 특정 브랜드를 나타낸다고 보기 어렵습니다. (예: 제주 흑돼지, 고당도 수박, 저렴한 안경, 속편한 소화제)
- 현저한 지리적 명칭: '서울', '부산'과 같이 누구나 아는 지역 이름만으로 구성된 상표는 해당 지역 상인들이 자유롭게 사용해야 하므로 독점할 수 없습니다.
- 간단하고 흔한 표장: 'A', '123', '가나다'처럼 너무 간단하거나 흔해서 누구의 것인지 식별하기 어려운 경우입니다.
내 브랜드 이름이 혹시 위의 사례에 해당하지는 않는지 냉정하게 판단해 보아야 합니다. 'Fast'를 배달업에, 'Delicious'를 식당 이름에 쓰는 것처럼 너무 직접적이고 설명적인 이름은 거절될 확률이 매우 높습니다.
2. 선등록/선출원 상표와의 유사 (상표법 제34조)
설령 내 상표가 식별력이 충분하다 하더라도, 먼저 등록했거나 출원한 다른 사람의 상표와 비슷하다면 거절됩니다. 이는 소비자들이 두 브랜드를 혼동하여 피해를 보는 것을 막기 위함입니다. 심사관은 아래 세 가지를 종합적으로 판단합니다.
- 외관의 유사: 글자의 생김새나 도형의 모양이 시각적으로 비슷한 경우입니다. (예: 'STARBUCKS'와 'STARBUGS')
- 호칭의 유사: 발음이 비슷하여 듣는 사람이 혼동할 수 있는 경우입니다. (예: '코카콜라'와 '코코콜라')
- 관념의 유사: 상표가 의미하는 바, 즉 아이디어나 뜻이 비슷한 경우입니다. (예: '태양'과 'SUN', '용'과 'DRAGON')
중요한 것은 상표만 비슷한지 보는 것이 아니라, '지정한 상품' 또한 동일하거나 유사한지를 함께 본다는 점입니다. 예를 들어, 똑같은 '나이키'라는 상표라도 신발에 등록된 것과 과자에 등록된 것은 서로 다른 상표로 인정받을 수 있습니다. 따라서 출원 전에 KIPRIS와 같은 상표 검색 사이트를 통해 내가 원하는 상품 분류에 비슷한 이름이 있는지 철저하게 검색하는 과정은 선택이 아닌 필수입니다.
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'의견제출통지서'의 이해와 대응의 골든타임
특허청 심사관이 심사 결과 거절 이유를 발견하면, 바로 등록을 거절하는 것이 아니라 '의견제출통지서'라는 문서를 먼저 보냅니다. 이는 "이러한 이유로 당신의 상표는 등록되기 어려우니, 만약 이 결정에 동의할 수 없다면 반박할 의견이나 수정안을 제출하세요"라는 일종의 '예고장'이자 '마지막 기회'입니다.
이 통지서를 받았다고 해서 상표 등록이 완전히 실패한 것은 절대 아닙니다. 오히려 심사관의 거절 이유를 명확하게 파악하고, 그에 맞춰 논리적으로 대응한다면 결과를 뒤집을 수 있는 매우 중요한 기회입니다. 하지만 이 기회에는 시간제한이 있습니다.
의견 제출 기한은 통지서를 발송한 날로부터 보통 2개월입니다. 이 '골든타임'을 놓치면 당신의 상표 출원은 그대로 거절 결정이 확정되므로, 통지서를 받았다면 즉시 대응 전략을 수립해야 합니다. 우편함 확인을 늦게 해서, 혹은 내용이 어려워 보인다고 방치했다가 수백만 원의 가치를 지닌 브랜드를 날리는 안타까운 경우가 실제로 비일비재합니다.
통지서에는 거절 이유가 되는 법 조항과 근거가 상세히 적혀 있습니다. 예를 들어 "상표법 제33조 제1항 제3호에 해당하여 등록을 받을 수 없습니다"라고 적혀 있다면, 내 상표가 상품의 성질을 직접적으로 표시하는 '기술적 표장'에 해당한다는 의미입니다. 또한, 유사 상표 때문에 거절 예고를 받았다면, 어떤 선등록상표와 유사하다고 판단했는지 그 상표의 정보(등록번호, 상표명 등)가 함께 기재되어 있습니다. 이 내용을 정확히 파악하는 것이 대응의 첫걸음입니다.
의견서 및 보정서를 통한 역전 전략
2개월의 골든타임 동안 우리가 할 수 있는 대응은 크게 두 가지, '의견서 제출'과 '보정서 제출'입니다. 거절 이유에 따라 두 가지를 함께 진행할 수도 있습니다.
1. 의견서 제출: 심사관의 판단을 논리적으로 반박하기
의견서는 심사관의 거절 이유가 부당하다는 것을 법리와 근거를 들어 주장하는 서면입니다. 감정적으로 억울함을 호소하는 것이 아니라, 왜 내 상표가 등록되어야 하는지를 논리적으로 설득해야 합니다.
- 식별력 부족에 대한 반박:
- '사용에 의한 식별력' 주장: 비록 상표가 처음에는 식별력이 약했을지라도, 출원인이 해당 상표를 오랫동안 독점적으로 사용하여 대중에게 '누구의 브랜드'인지 널리 알려졌다면 식별력을 취득한 것으로 인정받을 수 있습니다. 이를 입증하기 위해 매출 자료, 광고 집행 내역(TV, 신문, SNS), 언론 보도, 소비자 인지도 설문조사 결과 등 객관적인 증거 자료를 최대한 많이 첨부해야 합니다.
- '결합에 의한 식별력' 주장: 여러 단어가 결합된 상표의 경우, 각각의 단어는 식별력이 없더라도 전체적으로 결합되었을 때 새로운 의미나 느낌을 만들어내어 식별력을 가질 수 있다고 주장할 수 있습니다.
- 유사 상표에 대한 반박:
- '비유사' 주장: 심사관이 제시한 선등록상표와 내 상표가 외관, 호칭, 관념 중 어느 한 부분에서 비슷해 보일지라도, 전체적으로 비교했을 때 소비자들에게 혼동을 일으킬 염려가 없다고 주장해야 합니다. 글꼴의 차이점, 발음의 미묘한 차이, 상표가 주는 전체적인 인상 등을 구체적으로 비교 분석하여 설명합니다.
- 상품의 '비유사' 주장: 상표가 비슷하더라도, 지정한 상품의 종류나 판매처, 소비 계층이 완전히 달라 실제 거래 사회에서 혼동의 우려가 없음을 주장할 수 있습니다.
2. 보정서 제출: 문제 되는 부분을 직접 수정하기
보정서는 출원서의 내용을 수정하는 것입니다. 심사관의 지적을 일부 인정하고, 거절 이유를 해소하는 방향으로 상표나 지정상품을 수정하는 전략입니다.
- 상표 자체의 수정: 상표의 핵심적인 부분을 바꾸는 것은 허용되지 않지만, 식별력 없는 부분을 삭제하거나, 글자 크기를 조절하는 등 일부 수정은 가능할 수 있습니다. (예: '맛있는 서울 김밥'에서 식별력 없는 '맛있는', '서울'을 삭제하고 '김밥'만 남기거나, 식별력 있는 도형을 추가하는 등)
- 지정상품의 수정(삭제/감축): 선등록상표와 문제가 되는 지정상품만 삭제하는 방법입니다. 예를 들어, '의류'와 '가방'을 지정했는데, 선등록상표가 '의류'에만 등록되어 있다면 '의류'를 삭제하고 '가방'에 대해서만 등록을 추진하는 것입니다. 가장 확실하고 성공률 높은 대응 방법 중 하나입니다.
의견서와 보정서 작성은 법률적인 지식과 논리가 필요하므로, 혼자서 대응하기보다는 초기 단계부터 전문가인 변리사의 도움을 받는 것이 시간과 비용을 절약하고 등록 성공률을 높이는 가장 현명한 방법입니다. 포기하지 않고 제대로 대응하여 당신의 소중한 브랜드를 반드시 지켜내시길 바랍니다.
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